'商標在先使用抗辯成功，法院如何判決附加區別標識'

單位 | 恆都知識產權法律中心

作者 | 商標侵權專業組 文萁

編者 | 恆都微信運營團隊

在涉及在先使用抗辯的商標侵權案件中，當事人往往忽略附加區別標識的作用，也常常未利用這一規定爭取商標使用空間。“附加區別標識”在2013年正式寫入新修訂的《商標法》中，雖然此前其曾在《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》中出現，但兩者適用條件有明顯差異。

2013年《商標法》第五十九條第三款：商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。

2007年《最高人民法院關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款：在不同地域範圍內使用相同或者近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，在後使用者能夠證明其善意使用的，不構成反不正當競爭法第五條第（二）項規定的不正當競爭行為。因後來的經營活動進入相同地域範圍而使其商品來源足以產生混淆，在先使用者請求責令在後使用者附加足以區別商品來源的其他標識的，人民法院應當予以支持。

從上述規定可以看出，商標法意義上的附加區別標識，前提是被告在先使用抗辯成立，而抗辯成立的根本在於被告在原告商標申請日前善意使用被訴商標並具有一定影響。而不正當競爭案件中，即使是“知名商品特有的名稱、包裝、裝潢”的在後使用者，只要其使用的地域與在先使用者使用的地域不同，且為善意使用的，則其使用行為不構成不正當競爭；在先使用者只有在在後使用者因後期經營活動需要進入相同地域範圍時才有權要求在後使用者附加區別標識。

上述差異體現了我國對註冊商標保護力度大於未註冊商標保護力度的原則，因為註冊商標具有更強的公示效力。但相同點在於，被告善意使用被訴標識，且附加區別標識的要求由原告提出。但是，法律法規等並未明確何為區別標識，實踐中法院對何時判決附加區別標識、判決區別標識的具體程度均有差異。具體來說個案中判決附加區別標識涉及如下幾個大的問題：

1. 附加區分標識由誰提出？法院能否主動判決被告附加區別標識？

從《商標法》的規定來看，附加區別標識的要求需要由原告主動提出，但實踐中，被告提出在先使用抗辯後，原告主要精力放在證明在先使用不成立上，較少會主張即使被告構成在先使用，也應當附加區別性標識，這可能因為一旦被告構成在先使用，被告即可依據《商標法》第三十二條以原告商標構成搶注為由請求商評委宣告原告商標無效，對原告來說將是釜底抽薪的效果。

問題是如果原告未提出附加區別性標識的請求，法院是否可以主動判決被告在構成在先使用而不侵權的基礎上，判令被告此後附加區別標識？

在南京妍之夢投資管理有限公司與南京寧南超妍美容加盟店關於“超妍”商標侵權糾紛二審案件中【（2016）蘇民終125號】，江蘇高院即主動判令被告附加區別性標識。

但在上海璟珺商貿有限公司與雲南好日子太陽能有限公司關於“好日子”商標侵權再審糾紛案件中【（2015）民申字第3513號】，最高人民法院認為，原告並沒有要求附加區別標識，在此情況下，二審判決未判令附加區別標識並無不妥。

作者認為，雖然法律明確規定附加區別標識由原告提出，但在原告未提出而法院通過審理認為被告構成在先使用的可能性較高時，應當向原告釋明，請原告明確假如在先使用成立，對後續標識使用的意見，是否請求法院判令附加區別標識。對於被告而言，附加區別標識也是換取繼續使用被訴商標的重要砝碼。而對於原告而言，根據案情的發展在合適的時機要求附加區別標識，對於最大範圍避免損失也是必要的。

2. 判令附加區別標識是為了區分已經混淆的產物，還是為避免將來之混淆？

從《商標法》第五十九條第三款規定的在先使用的認定條件來看，被告在相同或類似商品上在先使用相同或近似的商標，必然與在後申請註冊的商標產生混淆，為避免混淆，附加區分標識是非常重要甚至是必須的，否則，必然造成消費者品牌識別困難，也不利於在先使用人與商標註冊人積累各自品牌的商譽。

既然如此，如果能在每一個在先使用抗辯成立的案件中，判令附加區分標識，必然有利於避免混淆，然而大多數案件法院並未如此判決，除了因為原告未提出請求外，是否還有它因？被告不侵權的原因並非是被訴商標不會造成市場混淆，無論是否判令附加區別標識，混淆已經產生或者必然產生，在平衡註冊商標權利與在先使用者利益後，還應當考慮被訴標識繼續使用對消費者識別產生的不利影響，應當鼓勵儘可能的在案件中判令附加區別標識。

3. 附加區別標識的判項應當具體還是抽象？

目前見到的判令附加區別標識的判項多為抽象概括，表述類似於“被告使用被訴標識時應當附加區分標識”，但具體什麼樣的標識足以使被訴標識與原告商標相區分卻不明確，這樣的判項難以執行，如果被告敷衍了事，隨意增加一些圖文、文字或符號，是否可能造成混淆見仁見智，原告申請強制執行很有可能無法實現避免混淆的目的，再次提起訴訟必然是對司法資源的浪費。

因此，如果法院在判決中寫明被告需要附加的區別標識是什麼，判項具體明確，就很好執行了。在上海匯麗集團有限公司訴上海匯麗多彩裝潢總彙不正當競爭案件中【（2014）滬一中民五(知)終字第213號】，原告訴訟請求即具體為“判令被告在地板及包裝盒上加入與其名稱同樣大小字體的‘非匯麗地板，與匯麗集團無關’字樣”，最終得到法院支持。

可見，原告如果可以提出具有合理性和可操作性的訴訟請求，法院判決自然也就更能幫助其實現避免混淆的訴訟目的，但如果訴訟請求太過抽象，或者不明確的，法院應在向當事人釋明後得出一個可供執行的判決結果。