貿易摩擦

儘管目前中美貿易摩擦形勢尚未緩和，仍有大量中國企業追逐著跨境電商的大潮，將產品投放到美國市場及國際市場，擴大自己的商業版圖。在國內電商領域，眾多賣家的法律意識尤其是知識產權意識相對薄弱，電商平臺上時常出現商標、專利等知識產權侵權的現象，且因訴訟成本較高，權利人尤其是中小型企業較少提起侵權訴訟，侵權人可能繼續製造、銷售相關商品，因此，整個國內電商領域對知識產權保護的重視程度是相對較低的。

美國市場的情形卻截然不同。美國企業的知識產權保護意識很強，近年來，中國電商遇到商標侵權、專利侵權等知識產權訴訟的機率非常高。然而，中國企業對美國的訴訟程序不熟悉，加之跨境訴訟的金錢成本和時間成本高，多數企業尤其是中小型企業在遭遇美國企業提起知識產權侵權訴訟時，抱著僥倖心理“躲起來”不應訴。

如果中國電商在美國聯邦法院被告商標侵權或專利侵權，原告需要進行訴狀(complaint)和法院傳票(summons)的送達，按理應按照《關於向國外送達民事或商事司法文書和司法外文書公約》（即《海牙送達公約》）送達，但該送達流程較慢，程序繁瑣，費用較高，因此一些原告經常向法院請求使用電子郵件進行送達，目前來看一些法院會批准電子郵件送達的請求，這樣會大大縮短送達時間，減少送達費用。根據美國聯邦民事訴訟程序相關規則，送達後，被告的應訴期限一般為21天（在條件合適的情況下，被告可以請求延長應訴期限）。由此可見，若法院許可原告採用電子郵件送達的方式，中國被告面臨美國商標侵權或專利侵權訴訟的準備時間是十分緊張的，處境並不樂觀。那麼，原告採用電子郵件送達形式是否滿足美國聯邦民事訴訟程序的要求？

本文擬通過近期處理過的案件，對美國原告向域外被告進行電子郵件送達的合法性進行簡要分析，並在此基礎上，對中國企業在跨境電商領域的知識產權合規及保護提供切實合理的建議。

《關於向國外送達民事或商事司法文書和司法外文書公約》（即《海牙送達公約》）於1965年11月15日開放簽字，並於1969年2月10日起開始生效。1991年3月2日，第七屆全國人大常務委員會第十八次會議決定批准我國加入《海牙送達公約》，該公約於1992年1月1日起對我國生效，併成為我國域外送達文書的主要途徑。美國亦是該公約的成員國之一，依據《海牙送達公約》的規定，美國原告若要起訴中國被告，其應當把法院傳票(summons)、訴狀(complaint)等文件翻譯成中文，通過正規渠道郵寄到中國司法部，中國司法部審核後轉寄中國被告。但是《海牙送達公約》制定於1965年，當時電子通訊尚未普及，公約並沒有規定電子郵件送達。而今計算機和互聯網的發展迅速，全球普及程度很高，當涉及跨境訴訟時，傳統送達可能需要幾個月以上，電子郵件卻在瞬間完成送達，且在一些糾紛中，電子郵件是被告唯一的聯繫方式。美國國內對電子郵件送達是十分謹慎的，美國《聯邦民事訴訟程序規則》（Federal Rules of Civil Procedure）沒有直接規定電子郵件送達，當原告被告均在美國本土時，只有在對被告按照現行法律送達了紙質傳票和訴狀（a paper copy of the summons and complaint）後，才可進行電子郵件送達（如果受送達人反對，美國法院仍不能將電子郵件送達視為有效送達）。在涉及外國被告的訴訟中，因傳統方式送達不能或網絡案件的特殊性等因素，美國聯邦法院對向域外被告採用電子郵件送達傳票和訴狀（summons and complaint）這一行為持較為寬鬆的態度。

美國法院對域外企業和個人送達的成文法依據是《聯邦民事訴訟程序規則》（Federal Rules of Civil Procedure）第4(f)條，其中規定域外送達方式包括（1）採用國際條約規定的方式送達；或者（2）在沒有國際協定時合理送達（包括採用外國法律規定的送達方式、外國官方答覆調查委託書或請求函時指示的方式或者在外國法律沒有禁止的情況下，進行個人送達或郵寄送達）；或者（3）採用其他不為國際條約所禁止的方式。

此外，在Mullane案（即Mullane v. Central HanoverBank & Trust Co.，339 U.S. 306 (1950)）中，美國聯邦最高法院認為，美國憲法第十四修正案的正當程序（Due Process）條款要求送達的方式必須是“在任何情況下，合理適當地通知利害關係人有關訴訟進程並使其有機會提出他們的異議，通知必須合理地披露了必需的信息併為當事人出庭提供合理的時間”，因此，正當程序條款是進行電子郵件送達的憲法基礎。

Rio案（即Rio Properties, Inc. v. Rio International Interlink, 284 F.3d 1007, 1015(9th Cir.2002)）是美國聯邦法院首次確認對美國域外當事人採用電子郵件進行送達的判例。Rio案涉及的是向哥斯達黎加（非《海牙送達公約》成員國）一家從事網上博彩業務的公司送達文書，該公司業務全部通過網絡或免費電話開展。在Rio案中，原告唯一能和被告聯繫的地址是被告在其廣告和網站上公佈的電子郵件地址。美國聯邦上訴法院認為可以適用《聯邦民事訴訟程序規則》第4(f)(3)條，送達方式不為國際條約所禁止即可，並且認為第4(f)(3)條規定的送達方式與第4(f)(1)條和第4(f)(2)條規定的送達方式是相互獨立的，之間不存在適用的先後順序問題。此外，法院認為Mullane案確立的正當程序條款允許採用合理的通訊方式進行送達，就該案的事實，電子郵件是被告在其和原告交易中明確傾向使用的交流方式，因此使用電子郵件送達是合乎憲法的正當程序條款的。

Rio案的判決在隨後的系列案件中被其他法院所追隨。例如，Ryan案（即Ryan v.Brunswick Corp, No.02-CV-133(E)F, 2002 WL 1628933(W.D.N.Y. May31, 2002)）中，紐約西區地區法院在該案中認為無法採用傳統送達方式對被告進行送達，而電子郵件是被告在其網站上列出的業務聯繫方式和通訊方式，因此採用電子郵件送達不為國際條約禁止且符合正當程序要求。

FTC案（即Federal Trade Commission v. PCCare247 Inc. et al, No.12 Civ. 7189, 2013 WL841037(S.D.N.Y.2013)）涉及的是美國和印度這兩個《海牙送達公約》的締約國，該案中法院認為，雖然兩國均為公約成員國，但通過電子郵件和“臉書”進行送達並不為公約所禁止，被告通過互聯網和電子郵箱實施欺詐，其中一個郵箱還被用於與原告和法院聯繫，大量證據證明擬受送達的電子郵件和“臉書”賬號為被告所使用，因此法院認為可以依據《聯邦民事訴訟程序規則》第4(f)(3)條允許原告通過電子郵件和“臉書”進行送達，且符合正當程序條款的要求。

雖然《海牙送達公約》所規定的送達渠道是強制性的，且並未直接允許法院通過電子郵件進行域外送達，但是目前通過諸多美國法院判例可以看出，自2002年Rio案以來，美國對域外電子送達的態度是開放積極的。甚至，在2015年11月的Sulzer案（即Sulzer Mixpac AG v.Medenstar Industries Corp., 312 F.R.D.329. (S.D.N.Y.2015)）中，紐約南區聯邦地區法院認為，雖然中國對《海牙送達公約》第十條聲明保留，但是第十條規定的“通過郵寄途徑直接向身在國外的人送交司法文書”中的“郵寄途徑”不包括電子郵件，因此，使用電子郵件送達不會因中國對《海牙送達公約》第十條的聲明保留而被公約禁止，故，允許原告（一家瑞士公司）通過電子郵件向中國境內的被告送達文書。

當然，美國聯邦法院並未否認《海牙送達公約》作為國際條約的效力。在Rio案中，上訴法院在肯定電子郵件送達的同時也指出，在裁決是否允許電子郵件送達時，法院應就個案中電子送達的侷限性和優勢進行權衡。因此，聯邦地區法院根據立法賦予的自由裁量權，在面對域外電子送達問題時採用Rio案確立的個案權衡標準進行判斷，並非一概允許向域外被告進行電子郵件送達。

近期一則案件中，伊利諾伊北區聯邦地區法院（以下簡稱“伊利諾伊北區法院”）便駁回了原告的域外電子郵件送達申請。原告LUXOTTICAGROUP S.p.A.和Oakley,Inc.擁有多個與Ray-Ban和Oakley品牌太陽鏡、服裝和配飾相關的商標，他們對居住在中國境內及其他域外的906名域名所有者以及eBay和阿里巴巴電商平臺上的運營商提起了訴訟，稱其涉嫌提供和銷售假冒商品。其中6名被告，動議駁回原告的訴訟請求，辯稱原告通過電子郵件送達傳票和訴狀，違反了《海牙送達公約》。該動議獲得了伊利諾伊北區法院的支持，法院的理由主要有以下三點：

首先，伊利諾伊北區法院認為《海牙送達公約》不予適用的前提是文書的受送達人地址不明，而本案中原告實際知曉被告地址，故意逃避《海牙送達公約》。本案中原告在被告的網店購買過產品並寄送到原告的伊利諾伊州地址，原告提交了網頁截圖卻未向法院指明截圖上所載被告的聯繫郵箱或地址，未告知法院其已與被告聯繫過，以及被告產品的包裝紙上表明瞭退貨地址等諸多細節使法院認為原告沒有采取合理努力來確定被告的郵寄地址，原告未能證明被告的地址未知，因此本案應當適用《海牙送達公約》；

其次，原告僅聲稱中國中央機關進行送達的時間很長，但未能證明中方拒絕依據《海牙送達公約》進行司法協助，因此原告未能證明因中方行為而不適用《海牙送達公約》；

最後，關於電子郵件送達是否被《海牙送達公約》允許。原告引用了中國國內民事訴訟法及《海牙送達公約》，並引述了前述Sulzer案，認為使用電子郵件送達未被《海牙送達公約》禁止，但伊利諾伊北區法院並未採納該意見。伊利諾伊北區法院稱第七巡迴法院（上訴法院）對此沒有先例可循，本地區曾有一判決承認電子郵件送達符合《海牙送達公約》的規定，但是該判決未進行進一步解釋說明，因此，伊利諾伊北區法院拒絕遵循該判決，且認為原告未證明在中國通過電子郵件送達符合《海牙送達公約》的規定。

需要注意的是，雖然伊利諾伊北區法院反對電子郵件送達，但該案存在一定的特殊性：首先，原告在證明其未尋得被告有效送達地址這一點上存在諸多明顯瑕疵，有故意規避《海牙送達公約》之嫌；其次，伊利諾伊北區法院未能獲得上訴法院在該問題上的有效判決，因此缺乏判例指引；最後，法院指出在過去五年中，906名被告中只有6名應訴，由此可見積極應訴方能採取進一步行動以保護自身權益。

綜上所述，我們認為美國法院對於域外電子郵件送達，整體上持寬鬆態度，且各州法院對該問題進行利弊衡量後得出的結論存在差異，因此，中國電商應謹慎起見，避免對《海牙送達公約》在美國訴訟中的效力抱有過高的期待。例如近期，我們處理過一起中國電商在佛羅里達南區聯邦地區法院被訴商標侵權的案件，法院延續了Rio案判決，允許原告使用電子郵件和網頁公告進行送達，認為前述方式並未被《海牙送達公約》禁止，且滿足了正當程序要求。因案件尚未審結，無法披露具體信息，但本案更值得關注的一點是，本案中原告無需提前告知被告，在請求通過電子郵件送達的同時，直接申請了臨時禁止令、初步禁止令以及轉移資產禁令，手段十分嚴格，例如，禁令期間，被告及被告的高管、僱員、子公司、經銷商等禁止製造、銷售涉嫌侵權的產品、停止使用被訴侵權商標，被告不可轉讓網絡店鋪的所有權，相關支付平臺限制被告賬戶資金轉移等等，對該商家造成了極大的經濟損失，大大阻礙了其業務發展。此外，因被告未應訴，原告還申請了延長禁令期限。

通過上述對美國聯邦法院相關案例的分析，針對中國電商近幾年來頻頻在美國遭遇商標侵權、專利侵權等訴訟的被動局面，我們給出如下幾點建議：

首先，中國電商應當提高商標、版權、專利和商業祕密等知識產權保護意識，在爭議發生之前做好防範措施。針對商標、版權、專利和商業祕密，不同的權利類型有不同的保護方式，每種保護方式具有不同的保護範圍，各自存在優劣勢，TARAVIP此後會在其他文章中對此進行分析說明，並根據每種保護方式的優勢和劣勢，幫助客戶構建國際知識產權架構，敬請期待。就商標而言，雖然市場上確實存在一些依靠“山寨”獲利的企業，但是很多跨境電商並無侵犯商標權的惡意，而是由於自身缺乏商標保護意識，將產品銷售到國外卻未及時辦理商標註冊，極易遭遇商標被搶先註冊的情形，或被訴商標侵權而需支付鉅額賠償。從經濟角度考慮，在訴訟中，企業可能要支付高額費用以獲得商標使用權以及因訴訟被凍結賬戶等等，但是若企業具有前瞻性，提前註冊商標，註冊成本遠遠低於訴訟成本；從自身名譽及長遠發展來看，企業一旦在平臺遭到投訴或被起訴侵權，很可能因此失去國際市場。近年來，亞馬遜、阿里巴巴國際站、速賣通、WISH等平臺對於品牌備案和商標侵權方面的制定了較為詳細嚴格的規則，防止跟賣或商標侵權。因此，跨境電商所面臨的市場形勢亦要求其做好商標註冊工作，從而儘可能避免在電子商務平臺銷售過程中的侵權糾紛。

國際企業之間的競爭已從商品競爭轉入品牌較量，而商標註冊是提升品牌信譽和獲得法律保障的最佳方式。商標不僅代表著商品或服務的品質、是企業重要的無形資產，更是企業知識產權受到侵害時的有力武器。已經在國內形成較高知名度的品牌或者即將投入美國市場的品牌，更應特別注意美國商標註冊和保護的相關事宜。我們建議跨境電商進行國際知識產權佈局，其中，中國企業/個人申請美國商標註冊的主要途徑有兩個，一是根據《美國商標法》（亦稱《蘭哈姆法》，Lanham Act）的規定，直接向美國專利商標局（The United StatesPatent and Trademark Office，簡稱“USPTO”）申請註冊，二是根據《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》（簡稱《馬德里議定書》）的規定，申請馬德里商標國際註冊並將商標有效地延伸至美國。在實際申請過程中，通過申請馬德里商標國際註冊並將商標有效地延伸至美國時，申請人時常會收到USPTO發出的審查意見書。這是因為美國在加入馬德里聯盟時，對《馬德里議定書》的某些條款做了保留或聲明，因此，選擇通過《馬德里協定書》申請美國商標時，大多數情況下申請人還是需要僱傭美國律師迴應商標局的質疑或其他行動。

綜合考慮申請費用和申請流程，我們認為，通過律師直接向美國專利商標局申請註冊美國聯邦商標更具優勢。此外，美國時間2019年7月2日， USPTO宣佈新規，自2019年8月3日起，要求居住在美國境外的商標申請人、註冊人以及商標複審和上訴委員會程序（TTAB）中的有關各方應聘用一名在美國擁有執業資格的商標律師。通過專業商標律師申請美國聯邦商標，費用合理，且大大減輕了企業的工作負擔。

其次，若已經產生訴訟，建議中國電商積極應訴，不要抱著僥倖心理“躲避”訴訟。如果法院進行缺席審判，原告勝訴後，其依據判決書可以申請各個電商平臺先行終止中國被告電商的銷售，並要求電商平臺對被告電商的賬戶予以凍結。如果中國電商認為自己沒有得到有效送達，要求美國法院撤銷判決，不僅面臨較小的撤銷判決的可能性（通過前述案例分析可見美國對電子郵件送達的態度），還將為冗長複雜的訴訟流程付出更多的訴訟成本，承擔更多實際經濟損失。我們認為前述成本和損失遠遠超過積極應訴及提出商標異議進行自我保護所付出的成本。此外，若被告應訴，依據手中的有利證據還可反訴原告惡意訴訟等，積極維護自身權益。

此外，我們鼓勵中國電商，在獲悉被起訴後，儘快聯絡其他被告，合力應訴，一方面可以分攤訴訟成本，另一方面可以整合各個被告的資源（例如收集大量證據理清案件事實），從而充分挖掘原告訴訟策略中存在的瑕疵，增加抗辯成功的概率，或者獲取更有利的談判地位等。

最後，拋開商標侵權訴訟的最終判決結果不談，目前從大量案例可見，美國原告在知識產權訴訟中往往會申請兩個非常重要的訴前禁制令，一為“臨時禁止令”（TRO，即Temporary Restraining Order），二為“初步禁止令”（Preliminary Injunction Order），這兩個禁令足以對海外商家造成極大打擊。臨時禁止令的時效非常短，法院可以採取凍結店鋪等手段，而且，從權利人起訴到下發臨時禁止令，法院不會通知商家任何信息，以免被告商家作出下架涉案假冒產品、轉移其在電商平臺的資金等行為。法院下發臨時禁止令後不久，會隨即下發初步禁止令，其下發條件基本和審判後作出的永久禁止令相同，要求申請人必須表明（1）有勝訴的現實可能性；（2）若不給予禁令將會造成難以彌補的損害；（3）申請人與被告可能遭受的損害的權衡；（4）給予禁令有利於公共利益。因此，一旦法院下發初步禁止令，從案件事實上來看被告很可能敗訴，在此情況下若消極躲避訴訟，一是原告可能申請延長禁止令，二是最終導致針對商戶的缺席判決。

知識產權侵權，包括商標侵權、專利侵權、侵犯商業祕密等，而商標侵權和專利侵權則是跨境電商的高危區域。一方面，目前電商平臺管控嚴格，收到投訴後可能採取凍結賬戶等措施；另一方面，涉及侵權訴訟後，嚴格的禁令措施會大大打擊商家的商譽和經營能力。中國企業若想在國際電商平臺上長久地佔有一席之地，必須建立其品牌意識，打造自己的知識產權佈局，提前註冊商標以防範未來的商標糾紛。在經營過程中，加大對自身產品的自查和審核力度，及時下架存在侵權隱患的產品。若侵權糾紛發生，建議尋求專業律師幫助，積極應訴或與對方協商和解，主動維護自身權益。

此外，在爭議解決領域，TARAVIP在美國50個州均有本土律師資源，與當地律師聯合協助涉訴企業脫離訴訟困境。

*本文版權屬於TaraVIP（上海泰稅科技有限公司），非經過書面同意不得轉載，TaraVIP保留追究侵權者法律責任的權利。授權轉載合作聯繫人：（yoyo 微信：idyoyo）

關於泰來VIP | 泰來VIP是為中國企業到美國拓展提供專業服務的綜合平臺，我們向客戶提供無縫、高質量的美國律師對接服務；為客戶提供業務拓展過程中包括：勞務派遣及簽證、公司海外架構設計、企業國際稅務規劃、投資併購、美國融資/IPO上市規劃、商業房產開發、資產國際配置以及國際知識產權保護等領域的解決方案；為客戶提供美國法律諮詢，在線註冊公司/商標服務。此外，我們的合作商可以為泰來VIP企業會員提供各類商務和金融資源和優惠，降低企業在美髮展過程中的各類成本，提高企業的效益。